暴雷!13000个美国商标或遭注销 “品牌”一夜变“白牌”

作者:普鸥知识产权 发布时间:2022-09-19 浏览量:

在本次美国商标局(以下简称 "USPTO")公布的调查名单里,深圳两家知名商标代理机构—— " 卖家成长 "、" 前海必胜道 " 赫然在列。前述代理机构面临着被制裁的危机,他们为大批跨境电商卖家代理和提交的 13000 多个商标也迎来失效的巨大风险。

" 砸了那么多钱做品牌推广,商标要是没了,一夜回到解放前!" 有卖家感慨,这可能是亚马逊封号、PayPal 资金冻结、Meta 和 Shopify 风控之后,更为严酷的一次挑战。

在收到通知后,有按耐不住的深圳大卖家当夜就预定了飞往美国的机票。一旦商标失效,这些跨境卖家的切身利益也将失去保障。" 内心焦灼,除了等待调查结果,到出事地点全面了解情况,也许是保住生意的唯一方式。"

美国商标局发布的调查令 来源:USPTO 官网

USPTO 要求涉事公司在 9 月 21 日(美东时间)对文书中提及的多项疑问给出合理解释与说明,否则将被美国商标局列入 " 黑名单 "。截至本文发稿前,亿邦动力从多位美国律师处了解到,9 月 21 日为涉事公司就 Show Cause Order 进行回复答辩的截止日,但 USPTO 收到答辩之后,预计还要处理 3-6 个月,才会把最终结果公之于众。

此案意味着,中国企业在日后注册美国商标或将遭遇更严苛的审核,整个美国商标代理注册行业也将受到巨大冲击。" 拿头部代理商开刀,大有以儆效尤的意味。" 一商标代理机构负责人指出。

目前,来自美国商标局调查的 " 靴子 " 还没落定,但在此之前,卖家们不得不早做打算。

01

商标注册踩了哪些 " 雷 "?

有业内人士指出,卖家成长、前海必胜道这两家公司同属辰海集团——一家被视为跨境电商知识产权代理服务头部阵营的企业,定位的是 " 国际知识产权 SaaS 平台 ",而卖家成长定位的是 "B2C 卖家一站式合规解决方案平台 "。

在 USPTO 于本月下发的 Order to Show Cause(陈述理由令)文件中,公开了被调查公司的官网介绍、页面详情、工商登记信息,以及涉及的商标和律师供述等。该文件长达 646 页,其中 500 多页的 " 证据 " 详述了来自三家商标代理公司的违规行为。

小肥网创始人、美国加利福尼亚州 & 佐治亚州执业律师张宁告诉亿邦动力,USPTO 为了减少境外申请人的不合规申请,要求所有境外申请人需聘用美国律师递交申请。" 但中国的中介公司为了降低成本、提高效率,与一些美国律师签署合同‘租用’资质,在国内递交申请。"

据知情人士透露,自去年起,USPTO 调查了部分被租用资质的律师,以此牵出一批不合规的中国商标代理机构。

张宁指出,该批商标代理机构的具体违规行为表现在诸多方面,核心的问题是 " 没有美国律师执照,采用‘租用资质’的方式为卖家提供美国的商标注册法律服务 "。

另据 USPTO 官方披露的文书内容,涉事中国公司一旦答辩失败,将受到若干制裁措施:

1 Permanently preclude Respondents from submitting trademark-related documents on behalf of Respondents or others ( 永久禁止涉事代理公司提交任何商标申请 ) ;

2 Strike or otherwise give no weight to all trademark-related documents submitted by Respondents(涉事代理公司此前提交的商标相关文件作废);

3 Remove correspondence information associated with Respondents from the USPTO ’ s database in all applications and/or registrations(所有相关联系方式被删除);

4 Direct the USPTO ’ s Office of the Chief Information Officer to permanently deactivate any USPTO accounts in which contact information related to Respondents appears,and to take all reasonable efforts to prevent Respondents from creating or activating further accounts(技术方面会删除所有涉及的账号,并防止涉事代理公司以其它方式开设账户);

5 Block future financial transactions from credit cards used to pay filing fees associated with the improper submissions and/or associated with Respondents(涉事代理公司的信用卡不能继续用来支付申请费用);

6 Terminate all ongoing proceedings containing submissions filed by Respondents(涉事代理公司递交的所有申请流程全部终止);

7 Continue to strike documents,remove information,deactivate accounts,block financial transactions,and terminate proceedings involving Respondents or containing submissions later found to have been filed by Respondents(对未来发现涉事代理公司参与的申请,删除所有文件或信息,且目前列表不是全部受影响的商标);

8 Consider giving no weight to post-registration maintenance submissions(涉事代理公司不得参与所有注册完毕后的商标的维护申请)。

对中招的跨境卖家而言,除了面临涉事商标被 USPTO 删除的风险,一旦被确认存在虚假情况,他们的亚马逊店铺恐怕也会受到牵连。

" 亚马逊品牌备案怎么处理?是否会影响到同名的欧洲标?新品牌还能不能备案?现在主动撤销品牌备案还来得及吗?" 有亚马逊卖家在 " 暴雷讨论组 " 里焦急地接连发问。

有知情人士指出,由于美国商标局的系统和亚马逊平台品牌备案的信息是即时对接的,商标局一旦认定商标无效,平台就会撤销备案。

02

亚马逊 " 家规 " 与美国 " 国法 " 两难衡

走捷径者陷入泥潭

近几年,美标申请服务在中国呈现出井喷的发展态势。

根据官方公布的《USPTO 2021 年度绩效与责任报告》披露的数据,2021 年,全球向 USPTO 提出的申请量超过 73.2 万件,如果计算多项指定类别的商标申请,总量首次超过 90 万件,较上年增长 27.9%。而这一增量中的 61.5% 都来自中国商标申请人。此外,中国申请人在美国商标总申请量中的占比从 2013 财年的 2.3% 激增至 2021 财年的 25%。

无疑,来自中国的商标申请已成为 USPTO 受理商标申请的主要来源。甚至于,大量原本只在国内市场销售的品牌商标在境外被提前抢注,导致这些国内厂商也不得不加入 " 战局 "。

来源:USPTO 2021 年度绩效与责任报告

(中国总和数据包含港澳台)

海量商标申请涌入美国商标局,甚至为了快速申请通过,不惜违规违操作,究竟为何?

中国电商企业对美国商标的申请是一项刚需,而这个刚需在很大程度上是由亚马逊的政策所引起的。

" 此前亚马逊平台一直是知识产权争议的‘漩涡’,从假货、侵权到恶意投诉、跟卖等种种卖家之间的争议连绵不绝。" 鉴于此,亚马逊自 2015 年起,建立了品牌注册系统(Brand Registry),来解决知识产权争议问题。此后,为了避免跟卖方和竞争对手先行申请,中国跨境卖家纷纷抢先进入亚马逊品牌注册系统,甚至用一些最便捷、最廉价的方式进入,包括使用虚假证明申请商标。

对跨境卖家们而言,违反美国商标法似乎不会有立竿见影的后果,但没有亚马逊的品牌注册保护,却会带来真真切切的经营损失。因此,大量卖家选择规避美国商标法,抢先获得亚马逊的品牌保护。

2019-2020 年间,USPTO 公布了 530 余位被调查的对象,当中出现了深圳、厦门、武汉、上海、东莞、青岛、杭州等多个城市的拼音,这些基本都是来自中国的商标注册商家,其中深圳居首。

2019 年被调查对象信息 来源:USPTO 官网

根据美国商标局最新披露的数据,2021 年中国企业在美国申请了 23 万个商标。如果按美国商务部披露的 37% 抽查造假的比例来计算,可能存在 8.51 万个 " 问题商标 "。

重压之下,美国商标局明显在近一年时间内大大加强了对境外商标代理申请的调查力度。

就在今年 8 月 25 日,USPTO 还公布了另一家被调查的深圳商标代理公司 "Haiyi"。USPTO 在文书中指出,该公司伪造已经去世的美国律师的签字文件,并且用一个虚构的美国律师身份递交商标。

" 美国律师 Jeffrey Stewart Firestone 于 2021 年 7 月底去世,但在 2021 年 8 月以后,仍有超过 300 份的美国商标答复以他的名义提交。此外,还委托一位名为‘ Jackson George ’的律师进行商标的申请,结果该律师在调查中回复称,他没有给任何商标申请提供过代理服务。" 在美律师 Fred 表示。

截至目前,该公司代理的 2000 多件商标也遭受着调查并等待着最终的审判结果。

而在更早的 2021 年 12 月,美国商标局还曾对深圳知识产权代理公司深圳寰逸下发类似的 Order to Show Cause,文件中披露在案的商标超过 15000 个,部分申请中的商标最终被判无效,一度引起跨境圈的不小震动。

" 不难看出,美国商标局对中国商标代理机构的调查还在继续,对头部代理机构的制裁,可能是杀鸡儆猴,对整个行业起到一个规范和震慑的作用,就像去年亚马逊事件一样。未来可能还会有更多针对‘租用’美国律师执照的中国代理公司的制裁令。

03

别把 " 工匠 " 的活干成了 " 倒买倒卖 "

对比其他国家,美国的商标要求非常严格,维护成本也极高。

" 部分商标代理机构已经把一个‘工匠’的活,干成了互联网批发式、倒买倒卖的生意。一些卖家的心态也是‘只要商标注册下来就好’,而不考虑背后的问题。从程序来讲,就有很多隐形的代价。" 知识产权服务机构跨知通负责人高进军谈道。

事实上,非美国律师根据法规并不能提供美国商标的申请服务,换言之,境内商标代理机构需要协助客户对接合适的境外专业人员,这是一项需要专业背景和知识的工作,对相关的从业者也会有门槛要求。

但在过去几年,不少知识产权代理机构以价格的恶性竞争为主,抢夺市场。

对此,多位在美商标注册律师在交流中也给出了自身的建议,予跨境卖家们以警示:

第一,美国商标注册切勿盲目追求低价,这可能是商标 " 租用 " 或 " 借用 " 执照的结果;第二,不要为了低价、便捷去伪造商标使用过的痕迹和证据;第三,谨慎购买美国商标,这类商标 95% 基本没有投入商业使用,一旦对别的商标构成障碍,撤销概率极大;第四,找到有经过身份验证的美国执业律师的代理机构,以减少不必要的风险;第五,美国商标的 " 最早使用时间 " 必须如实填写,一旦陷入美国商标的争议之中,能否提供切实的时间证据,将是关系到商标是否会被撤销的关键所在。

这次的暴雷事件无疑是又一次的警告,对那些没有意愿、能力或信心理解境外市场和游戏规则的玩家来说,是时候认真对待合规化问题了。



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